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Oshima, Nishimura & Miyanaga PPC

商標制度

1.商標とは
商標とは、企業等が自己の商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために使用するマーク(標識)のことです。文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わせなど、さまざまなタイプの商標が、商標法の保護の対象とされています。さらに、2014年3月11日、「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、間もなく、音、色彩のみ、動きの商標等も、商標法上の商標として保護される予定です。

2.商標権とは
「商標権」とは、商標を、商品・サービスについて、独占的に使用する権利です。
商標権は、「商標登録」により発生し、他人は、その登録商標と同じ商標や紛らわしい商標を使用することができなくなります。商標登録は、特許庁に対し出願を行い、実体審査を経て登録されます。

3.商標権侵害と救済
商標権者から許諾を受けていない者が、登録商標と同一又は類似の商標を、その登録商標の指定商品・役務と同一又は類似の範囲で使用した場合、商標権侵害となります。これに対し、商標権者は侵害行為の差し止めや損害賠償を請求することができます。
他方、商標権は、効力が及ばない範囲があり、また先使用権、権利濫用等でも制約を受ける場合があります。さらに、商標・商品の類否、さらに商標権侵害が実質的に成立するか等の判断は大変難しく、経験のある専門家のアドバイスが必要です。

4.商標登録手続

1)商標調査
商標を使用・登録しようとする際には、商標登録出願に先立ち、商標調査を行うことをお勧めします。商標調査により、その商標が使用できるか、登録できるかを予め判断することができます。例えば、商標の使用を開始した後に、他人による同一又は類似の登録商標の存在が明らかになった場合、その存在を知らなかったとしても、その他人の商標権を侵害したことになり、商標の使用の差止めや損害賠償の請求を受けることになります。商標権者に対する損害賠償金だけでなく、自分の商標を変更しなければならないため(商品包装・資料・広告媒体・販促物・ウェブサイト等の変更)、相当のコストがかかります。

また、商標登録出願をしたものの、すでに同一又は類似の商標が他人によって登録されている場合や、そもそも商標登録できない商標であった場合には、その商標登録出願が無駄になってしまいます。当事務所では、ご依頼人の提案する商標が商標登録を受けることができる商標なのかどうか、使用するに際して問題は無いかについて、専門的な分析・判断を行い、適切なアドバイスを致します。これには、使用される商品・サービスの種類、商標自体の識別力の強さ、使用の仕方、特許庁の審決例、裁判例など、あらゆる要素を慎重に検討し、さらにマーケティング上の観点にも配慮します。

2)審査手続(必要な情報、登録できない商標、早期審査等)
商標登録を受ける場合、特許庁に商標登録出願を行い、登録に必要な要件を備えているか審査を受けなければなりません。

商標登録は先願主義を採用していますので、商標登録出願は速やかに行う必要があります。商標登録出願に必要な情報は以下のとおりです。
・使用する「商標」
・その商標を使用する「商品又はサービス(役務)」
・出願人の「名称(氏名)」と「住所」

「商標」は使用する態様で出願するのが原則ですが、例外もあります。使用する商標にいくつかのバリエーションがある場合に全てを出願する必要はありません。どの態様で保護するのが適切かをしっかりと検討することが必要となります。また、特殊な商標を出願する場合には、適切に商標を表現する必要があります。

「商品又はサービス」は、権利範囲を定めるものなので、これを願書にどのように記載するかは非常に重要な問題です。商品・サービスは商品区分に従って記載しなければなりませんが、区分を誤ったり、適切な表示を行わないと折角登録しても意味の無いものとなってしまいます。商品・サービスの表示は、高い専門性と経験が求められるところです。当事務所では、経験豊かな弁理士によって、適切な権利範囲を確保できるよう商品・サービスの事前相談やご提案を行っております。

商標登録を受けるためには、登録の適否に関する審査を受ける必要があります。登録拒絶の判断に対しては、意見を述べることや、出願内容を補正することができます。さらに、障害となっている他人の商標登録を取り消すことや、譲渡交渉等を通じて、登録されるように対応することができます。

さらに、障害となっている他人の商標登録を取り消すことや、譲渡交渉等を通じて、登録されるように対応することができます。
出願から登録までに要する期間は、およそ5ヶ月です。なお、一定の要件を満たせば、1~2ヶ月で審査結果を得られる「早期審査制度」(後述)を利用することもできます。

・登録できない商標

商標登録の出願をすれば何でも登録されるわけではなく、「商標登録を受けることができない商標」が法律で定められています。例えば、次のような商標です。

- 商標として機能しない商標(識別力の無い商標)
- 公益に反する商標
- 他人の商標と紛らわしい商標

登録できない商標は限定列挙されていますので、これらに該当しなければ登録されます。どのような商標がこれらに該当するかの判断は簡単ではなく、取引実情や当業者の知識レベル等から総合的に見る必要があります。当事務所では、様々な事業分野のお客様からご相談を頂いておりますので、どのような分野でも適切な対応が可能です。

・早期審査
商標登録を受けるためには、通常、出願から5ヶ月程度の期間を必要としますが、一定の要件を満たせば、出願から約1~2ヶ月で審査結果を得ることができる、「早期審査制度」を利用することができます。

早期審査制度を利用できる出願は次の(1)、(2)のいずれかに該当する出願です。

(1)出願人やそのライセンスを受けた人が、出願商標を、指定商品・指定役務に実際に使用しているか、使用する準備を相当進めていて、すぐに権利化する必要があると認められる出願

(2)出願人やそのライセンスを受けた人が、出願商標を実際に使用していている商品・役務や、使用の準備を相当進めている商品・役務だけを、指定商品・指定役務とする出願

特許庁に早期審査を申請するには「早期審査に関する事情説明書」を提出する必要があります。この制度の利用についても、ご相談をお受け致します。

3)更新
商標権の存続期間は、商標登録を受けた日から、原則として10年です。ただし、出願人の選択により、存続期間を5年とすることも可能です。この存続期間は、更新登録の申請によって半永久的に更新することができます。

4)審判
・拒絶査定不服審判
商標登録出願について、審査官が拒絶査定を発した場合、3ヶ月以内に、特許庁の審判部に対し、拒絶査定不服審判を請求することができます。これは司法における三審構造の第一審に相当するもので、3名又は5名の審判官の合議体で審理されます。

・登録異議申立
商標登録が、所定の異議申立理由に該当する場合、商標登録に係る公報が発行された日から2ヶ月以内に、誰でもその商標登録の取消しを求めて、異議申立てをすることができます。

・商標登録無効審判
商標登録が、所定の無効理由に該当する場合、利害関係人は、その商標登録の無効を求めて、無効審判を請求することができます。ただし、商標登録の日から5年を経過した後は、一定の無効理由に基いては、無効審判を請求することはできません。

・不使用取消審判
登録商標が、商標権者や、そのライセンシーにより、継続して3年以上、日本国内で使用されていない場合、誰でも、その商標登録の取消しを求めて審判を請求することができます。

・その他の取消審判
商標権者や、そのライセンシーが、登録商標や、登録商標と類似する商標を使用し、商品の品質の誤認や、他人の業務との混同を生じさせたりした場合などには、その商標登録の取り消すことについて審判を請求することができます。

5.ライセンス、譲渡
貴社が使用したい商標をすでに他人が所有している場合、その商標の買い取りや、ライセンス許諾の交渉が必要となることがあります。当事務所では、売買や合併・相続による商標登録の移転、商標ライセンス、担保権の設定等のご相談をお受けすることができます。商標権の譲渡対価やライセンス料の相場等は、多くの経験が必要な部分です。また、グローバルブランドである場合には、日本のみならず外国での権利化状況も総合的に見る必要があります。当事務所には交渉経験豊富で国際的な知見を有する弁理士が適切な譲渡やライセンスについてご提案申し上げます。

6.外国での保護
日本の商標権の効力が及ぶのは日本国内のみです。したがって、外国で商標を安全にかつ独占的に使用するためには、その外国の法律に従って、商標権等による保護を得る必要があります。 商標法は、ほぼ世界のあらゆる国で制定されており、海外での事業展開には、まず、商標を確保することが最重要です。とくに、いわゆる中進国、低開発国といわれる国々では、不正競争行為に関する制度・運用が十分ではなく、唯一頼りになるのは商標登録だけといっても過言ではありません。

しかし海外と日本とでは、商標制度に異なる点が多く、海外で商標権を適切に取得するには、専門的な知識と経験が必要です。当事務所は、主に国内のご依頼人の依頼に応じ、海外においても、商標調査を行い、商標登録を取得し、更新登録等の権利維持をはかる手続を行っています。

近年、マドリッド協定議定書(マドプロ)と呼ばれる国際条約により、加盟国については、指定した国について効力が生じる国際登録の取得が可能になりました。

当事務所では、各国の商標専門家と緊密に連絡をとり、ご依頼人が最善の海外商標戦略を打ち立てられるような支援を行います。さらに、海外での商標権侵害や模倣品対策についても、現地代理人と協力して、ご依頼人をサポートいたします。

7.税関手続
商標権、意匠権、著作権等の権利者、及び、不正競争防止法上の権利者は、これらの権利を侵害する貨物の輸入の差止めと、その貨物が侵害品に該当するか否かの認定手続をとるよう、税関長に申し立てることができます。

輸入差止申立ての要件は、次の5つです。
(a) 知的財産権の権利者・不正競争防止法上の差止請求権者であること
(b) 権利の内容に根拠があること
(不正競争防止法に係る申立ての場合は、経済産業大臣の意見書が必要)
(c) 侵害の事実があること
(d) 侵害の事実を確認できること
(e) 税関で識別できること

税関登録を行うことで、模造品の国内への流入を阻止することが期待でき、模造品の流入ルートの解明や模造品の傾向を知ることができます。税関へ提出する書類には、侵害の疎明や識別ポイント等を適切に記載することが求められます。また、侵害品に関する認定手続きには早急に対応する必要があります。当事務所では、税関における手続についてもご相談をお受けします。

8.ドメインネーム
ドメインネームとは、インターネット上の住所にあたるものです。例えば、当事務所のホームページアドレスである「http://www.onm-tm.jp」中の、「onm-tm.jp」がドメインネームです。
ドメインネームは、ドメインネーム登録機関に申請をして、登録することができます。

ドメインネームは、原則として、申請の順に、無審査で登録されます。もちろん、同一のドメインネームを、重複して登録することはできません。
上記のとおり、ドメインネームは、無審査で登録されるので、例えば、他人の商標と同一のドメインネームを登録することが可能です。

しかし、不正の利益を得る目的、又は、他人に損害を加える目的で、他人の商標等と同一又は類似のドメインネームを取得したり、使用したりする行為は、不正競争防止法上の不正競争に該当し、その商標権者等は、そのような使用の差止めを求めることができます。

また、「.jp」に係るドメインネームの不正の目的による登録・使用については、「ドメイン名紛争処理方針(J-DRP)」という規則に基づき、権利者は、そのドメインネームの取消または移転を求める申立てをすることができます。

意匠法等によるデザインの保護

意匠法によるデザインの保護を、ワインに関連する物品(商品)を素材にして考えてみましょう。デザインについては、意匠法で保護されるほか、商標法でも重ねて保護できる可能性があり、また不正競争防止法によっても模倣から保護されます。

1.機能美の保護
意匠法の目的は、新しいデザインを創作することを奨励し、新しいデザインが施された物品が市場において新たな需要を喚起することにより、関連産業を活性化することにあります。一般需要者が購入する商品については、例えば、家電製品についても、インテリア用品についても、機能面では既に成熟したものがほとんどです。そこで、新たな需要を喚起するには、需要者に目新しいデザインを提示し、同機能を持つ商品群の中で優位性を獲得することが望まれます。

例えば、自分が考案したワインオープナーの構造や機能が、今までにない新しいものであれば、特許出願することが考えられますが、同時に、外観形状に着目し、意匠(物品の外観)あるいは後に述べるように立体商標として出願することも検討すべきです。

参考)意匠登録第1185930号「発泡性ワイン用栓抜き」
参考)意匠登録第1185930号「発泡性ワイン用栓抜き」

【意匠に係る物品の説明】本物品は、発泡性ワインの栓を飛ばさないように止め金を取り外さず、起した状態で栓抜きを被せ、栓抜きの爪が栓の下に引っかかるようし、外側の筒を下げて爪を固定してから止め金を緩め、片側の手で瓶を押さえ、もう一方の手で栓抜きを回し上げることにより栓を抜けるようにした栓抜きである。

意匠は、意匠法上、物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの、と定義されています。簡単に言えば、物品の外観、すなわちデザインが保護されるのであり、ワインオープナーとしての機能面が保護されるものではありません。

しかし、意匠の中には、機能に由来する機能美に着目して登録されるものも多数あり、また、意匠の成立要件の一つである「美感」については高度のものは要求されないため、機械部品のような物品についても多数登録されています。したがって、特許法で保護される発明としての新規性がないものについても、その機能に由来する形状について意匠として保護することを検討する余地があります。例えば、ワインのオープナーであれば、コルクを抜くという作用、構造面では従来品と同じであっても、装飾的部分に新規性及び創作非容易性があれば意匠として登録できます。

たとえ、コイル部分でコルクを抜く、という機能としてはありきたりのワインオープナーであっても、コイル部分を収納する外形や、不使用時に自立してテーブルの上などの装飾品となるなどの外形に特徴があれば、意匠として保護できます。

例えば、ワインクーラーについては、外側の美的な外観を保護するとともに、内側の構造面の外観についても保護を意図することが考えられます。

参考)意匠登録第1060463号「ワインクーラー」
参考)意匠登録第1060463号「ワインクーラー」

【意匠に係る物品の説明】本物品は、使用状態を示す参考断面図のように、凹周溝及び孔を有する蓋と、容器本体と、から成り、上記凹周溝に水を入れて、蓋を冷凍庫(室)に保管して、その水を凍結させて、氷を凹周溝内に形成する。使用時には、蓋を冷凍庫(室)から取出し、容器本体に施蓋し、ワイン瓶を(上記参考断面図のように)蓋の孔から挿入して、上記蓋側の氷によって、冷やすものである。

2.新規性喪失の例外
意匠登録をするには、新規性、すなわち出願前に知られていないこと、今までにない新しいデザインであることが必要です。今までにない新しいデザインであっても、出願前に広告に掲載されたり、販売されたりしたものは、出願時点で新規性がないとして登録されません。

ただし、意匠については展示会等に出して売行きの動向を見る必要があったり、また、物の外観であるため人の目に触れれば直ちに新規性を失うものであることから、出願前6ヶ月の間に新規性を失ったものについては、例外的に一定の手続を取ることによって、新規性を未だ失っていないものとして、登録を得ることができます。

3.意匠の権利範囲(より広い権利を取るには)
例えば、ワイングラスについて意匠登録する場合、グラスの形状自体が従来品にないものであれば、無模様の形状について登録することができ、権利範囲からみて、そのような登録が望ましいといえます。実際の商品が形状のみではなく、模様や色彩等が施されているのが普通である物品についての意匠は、構成要素が少ないほど権利範囲は広いと考えられるからです。しかし、形状に新規性がない場合には、模様(カットや絵柄)についての登録を検討します。形状が新しいのに絵柄付きで登録した場合には他人が形状のみを模倣した場合に権利行使できるか判断を要します。絵柄も特徴的で意匠の要部とみられる場合には、意匠権は形状のみではなく、形状+模様にあるということになるからです。

参考)意匠登録第1477391号「ワイングラス」
参考)意匠登録第1477391号「ワイングラス」
【意匠に係る物品の説明】本物品は透明である。
注)物品の一部又は全部が透明の場合は、その旨を物品の説明に記載します。

4.部分意匠制度
より広い権利を取る、という観点から、例えばワイングラス全体の形状についてではなく、特徴あるステムの部分についてのみ、部分意匠として登録を取得することが考えられます。そうすれば、グラス上部の部分が、白ワイン用、赤ワイン用というように形状が相違している場合であっても、他人のステム部分の意匠の使用に対して権利行使できると考えられます。
意匠法では、このように、物品の部分について、クレーム(権利請求)する部分意匠制度があります。

断面図
注)出願の必要図の6面図では物品の凹凸が特定できない場合には断面図を提出します。

5.内部に特徴がある場合
意匠は物品の外観に関するものなので内部の構造は外観に影響しない限り、権利範囲に影響はなく、意匠出願の際、断面図を提出する際も内部機構の図面は省略できます。しかしながら、冷蔵庫やピアノのように通常の使用状態において開閉して使用するものであって、開扉した状態の外観に特徴がある場合には、開扉状態の図面を含めることにより、そこに権利を得ることができます。

参考)意匠登録第1166135号「ワインセラー」
参考)意匠登録第1166135号「ワインセラー」

6.画像デザインの保護
ワインセラーの操作部や、他の物品について言えば、テレビのコントローラや携帯情報端末の液晶画面表示などの画像デザインも、物品の一部として登録し保護できます。

参考)意匠登録第1268347号「ワインセラー」
参考)意匠登録第1268347号「ワインセラー」

なお、ワインに関係する物品で、意匠登録の例がある物品としては、先に挙げた以外に次のようなものがあります。

ワインカラフェ
ワイン用替え栓
ワインボトルスタンド、ワインラック、ワイン収納かご
ワインボトルの運搬用バッグ
ワイングラス用装飾具

7.商標との交錯(重畳的保護を目指して)
(1)ボトルの形状

立体商標は1996年の商標法改正によって登録できるようになりました。立体商標は、やはり商品(意匠でいう物品)の外観についての権利ですが、商標については新規性は要求されません。つまり、既に世に知られているデザインであっても、原則として、先に出願、登録されていなければ商標登録を得ることができます。
ただし、商標として識別力(自己の商品を他と区別する能力)を有している必要がありますので、その商品の形状として特異性がなく、普通の形状と考えられる立体表示は、特定人に使用を独占させることは適当ではないとして登録されません。(例えば、ワインボトルの形状としては特異ではなく、あり得る形状、など。)識別力についての特許庁の判断は厳しいので、形状のみから成る立体商標を登録することは一般に困難です。特に、ボトルの形状のみについては、コカコーラのボトルのように有名でないと登録は困難です。以下のようにワインボトルの形状が平面商標で登録されている例がありますが、立体的使用に権利が及ぶとは考えられておりません。

図

参考)商標登録第2712545号【但し、立体商標登録制度導入前の登録】

なお、形状に、識別力ある文字を付け加えた場合には、その文字の識別力によって登録されますが、その立体形状自体に商標権(他人の同一・類似形状を排除する権利)があるとは解されません。しかし、そのような文字付きの立体商標が多数登録されている現実をみると、そのような登録もビジネスの現場では一定の抑止力があると考えられているからだと思われます。

意匠と立体商標は、同一の対象について、各要件を満たせば、重ねて登録することができます。その場合、意匠の場合には、登録から20年の有限の権利であるのに対し、立体商標として登録できた場合には、10年ごとに更新できる永久権として保護されることになります。(ただし、上記のように、立体商標の登録は非常に困難です。)

以下に、立体商標として登録された中で、意匠としても成立し得る例を挙げます。これらの商標も特許庁の審査段階では商標として機能しないとして拒絶されたものが、その上級審である審判段階で立体商標としての登録を認められたものです。美感を高めるための装飾であっても、同時に商品の識別標識としても機能する場合には商標としての登録が認められます。

参考)商標登録第5129313号
第33類「アルコール飲料(ビールを除く),ラム,アガーベから蒸留されたスピリッツ,スピリッツ(飲料),日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」

(不服2006-26471)原査定「本願商標は、その指定商品との関係よりすれば、透明ボトル内の底部分に装飾物を有するとしても、このような飾りのあるものは通常用いられる形態といえるものであり、これはその商品の形状(収納容器)の一形態であることを容易に認識させる立体的形状をもって表してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の包装(収納容器)の形状を表示するにすぎないものと認る。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」

審決「本願商標の立体的形状は、指定商品の包装の形状として採用し得る一形状にすぎないものであるとしても、本願商標の立体的形状の内部には、着色されたサボテン状の立体的形状が顕著に表されてなるものである。 \そして、該立体的形状は、指定商品の収納容器の美感を高めるために加えられた、単なる装飾的なものであるとはいい難く、特異な形態であり独創的な立体的形状というべきものであるから、それ自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。」

画像

(2)ラベル(ワインのエチケット)
ワインのエチケットも商標として、またラベルの意匠としても登録できます。意匠でも商標でも登録できる対象としては、ラベルのほか、包装用袋をいわゆる全形商標としてまったく同対象を登録することができます。商標の文字については、意匠では単なる模様の一つと見られることになります。

参考)商標登録第4031241号
参考)商標登録第4031241号
第33類「シャンパーニュ地方産の発泡性ぶどう酒」

8.不正競争防止法によるデザインの保護
意匠法による意匠登録には費用がかかりますので、意匠登録するデザインは、ある程度長期間の使用が見込まれるもののみとすることが考えられます。その場合、意匠登録しないデザインについては、不正競争防止法2条1項3号(いわゆるデッドコピー規制を趣旨とする)により、販売開始から3年間は他人の模倣から保護されます。不正競争防止法により保護される「商品の形態」は、意匠法により保護される形状よりも広範囲と考えられます。

“不正競争防止法2条1項3号(不正競争行為の一つ)
他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
2条4項 この法律において「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう。
2条5項 この法律において「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。
19条(適用除外等)5号イ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為”

また、不正競争防止法(2条1項1号及び2号)によって、立体商標のように識別力を発揮するようになった商品形態について、商品等表示(商標)として他人の使用が規制されます。例えば、ワインオープナーの形状のデザインが、それを見ればどのブランドの商品とわかる状態となった場合、すなわち商標として機能するようになり、需要者の間に広く認識されるに至った場合には、デッドコピー規制の3年間を経過した後も、他人の同一形状の使用を規制できる可能性があります。

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