2020年1月31日に英国が欧州連合から離脱したことを受け、EUTMの英国保護部分の取扱について最終的な内容が判明しましたので、ご紹介いたします。
【登録済のEUTMについて】
・移行期間として2020年12月31日まではEUTM登録は英国で効力が引き続き認められます。
・登録済のEUTMは2021年1月1日に特別な手続きなく、自動的に英国保護として複製されます。したがいまして、更新管理がそれぞれに必要になります。
・英国の保護を必要としない場合は、英国の商標権の複製をオプトアウトして取得しないことも可能です。オプトアウトの手続きは2021年1月1日から可能です。併存契約等でEUTMの商標を英国に出願しないことに同意していた場合には、契約に違反しないように、英国の複製された権利をすぐにオプトアウトする必要がありますが、そのような事情がなければ、積極的にオプトアウトする利益は、あまりないと考えられます。
【出願中のEUTMについて】
・2020年12月31日（移行期間満了日）の時点で出願係属中のEUTM出願について、英国で保護を受けるためには2021年9月30日までに移行出願を行う必要があります。自動的には複製されません。手続には印紙代が発生します。
・英国での保護を希望される場合は、EU出願の優先権を主張して、対応する英国出願を早めに行うことをお勧めします。
【国際登録について】
・国際登録で英国とEUTM指定を両方行っている場合には、両方併存することになります。
・国際登録がセントラルアタックでEU指定が取り消された場合には、移行期間の前後でEUのみに手続すればよいかEUと英国の両方で手続する必要があるかが決まることになります。
・EUを指定する国際登録は新たな英国国内登録として複製されますが、その国際登録に英国は領域として自動的に追加はされません。国際登録に追加したい場合は、新たに英国を事後指定する必要があります。この場合、国際登録の英国指定と、複製された英国登録が重複する場合があり得ます。その場合、どちらを維持するか決定する必要がありますが、管理の利便性を考慮すると、国際登録の方の維持をお勧めいたします。
・なお、複製された英国登録の代理人は自動的にEUTMで記録された代理人をそのまま引き継ぐことになりますので、別途指定しなくても英国の特許庁から権利の変動について連絡を受けないことは回避されるようです。
【使用・譲渡・ライセンスについて】
・EUの譲渡手続が移行期間満了日までに完了していない場合、自動移行される英国登録は旧権利者で記録され、英国で再度譲渡記録手続きが必要となります。
・EUTMについてライセンスや担保が記録されている場合には、移行期間満了日12か月以内に再度英国で記録する必要があります。
・EU商標についてライセンスを取得している場合は、英国のクローン商標についてライセンスの記録をする必要があります。
【異議申立・審判・裁判等について】
・英国で発生した権利を根拠とする異議申立は、移行期間満了日まで有効で、それまでに決定がなされなければ手続却下となります。
・英国で発生した権利又はEUTM登録を根拠として異議申立を提起し、異議を受けた出願が英国で移行出願を行った場合には、改めて異議申立を英国での以降出願に対して行う必要があります。
・EUTM登録に対する無効取消審判が移行期間満了日時点で係属している場合には、かかる不利益は英国登録にも継承され、EUTMが無効取消となった場合には、移行期間経過後であっても、同様に無効取消となります。
・EU内での使用については、移行期間満了日前の英国での使用であれば、移行期間満了日後に使用が求められている場面においてEU内の使用として認められます。逆に複製された英国商標登録について使用証明を求められた場合は、移行前のEU圏内での使用は、使用として認められることになります。
・2021年1月1日以降、EUTMの異議申立および無効審判等において、英国の先行権利、及び英国にのみ存在する相対的な拒絶理由や無効理由は無視されることになります。また、英国での周知性はEUTMでの周知性に含まれなくなります。
・移行期間が終了すると、英国の裁判所はEUTMおよびRCDの裁判所として活動できなくなり、EUTMまたはRCDの権利について、新たな訴えの受理や、それらを取り消したり、無効と宣言したりすることができなくなります。その時点から、進行中の英国の訴訟手続は、EUTMおよびRCDから生じる複製された英国の権利のみに基づいて進められ、救済措置はこれらの英国の権利のみに及ぶことになります。
・移行期間の終了前に有効となっている差止命令で、英国内でのEUTMまたはRCDの使用を禁止しているものは、いかなる裁判所命令にも従うことを条件として、(複製された英国の権利について)英国のブレグジット後も引き続き効力を有します。
・移行期間終了後にEU加盟国の裁判所によって認められたEU間の差止命令は英国には適用されません。
【税関での差止・検査等の措置について】
・移行期間終了後は、EUの税関当局へ包括申請をしても、英国は含まれなくなりますので、英国の税関にも別途申請する必要があります。また、英国の税関への包括申請によりEUでの税関措置が行われていた場合、EU加盟国の税関に新たな包括申請を行う必要があります。
以上が、実務上関係する点として挙げられますが、何かご質問がございましたら、弊所までお問い合わせください。
