「IGZO」事件のご紹介

平成27年2月25日判決

平成26年（行ケ）第10089号審決取消請求事件

 

【事案の概要】

本件は、当該商標登録「IGZO」がその指定商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標か否か（商標法第3条第1項第3号の該当性）について争われた事案である。商標登録が商標法第3条第1項第3号に違反してされたことを理由に指定商品の一部について被告が商標登録無効審判を請求したところ（ただし、商標権分割前のもの。）、指定商品の一部の登録を無効とする審決がされたことに対し、原告（商標権者）は当該無効審決の取り消しを求める本件訴訟を提起したが、請求は棄却された。

 

【本件商標】

本件商標「IGZO」（標準文字）

指定商品第9類「電気通信機械器具，電子応用機械器具及びその部品，電池，配電用又は制御用の機械器具」

 

【評釈】

原告は、「原材料」への該当性について、ワイキキ事件最高裁判決を引用し、「「原材料」とは，当該指定商品の原材料として使用されている要素というだけでなく，当該表示に接した需要者において，直接的に指定商品を想起できることを要するというべきである。（中略）化学的な意味で指定商品の原材料の素材を構成したり組成するものであるとしても，指定商品の需要者（後記のとおり，本件においては一般消費者）において，当該表示から直接的に当該指定商品を想起できないような場合には，「原材料」に当たらないと解すべきである。」旨主張するが、原告が示したワイキキ事件からは「直接的に指定商品を想起できることを要する」という趣旨であるとは読めず、そのように判断した判決は見当たらない。

これに対して、裁判所も「３号の「原材料」該当性の判断においては，指定商品に係る商品について使用された商標を見た取引者又は需要者が，当該商標を，当該商品の原材料を表示するものと認識するかどうかが問題となるべきであって，当該商標のみから，直接的に指定商品自体を想起できることを要するとは解されない」と判断している。

そして、「IGZO」が材料とは言え、ごく僅かしか含まれていないため、原材料表示には該当しない旨主張するが、裁判所は、以下のように説示する。

「確かに，３号の趣旨が，前記のとおり独占適応性及び自他商品識別力を欠く商標の登録を禁止することにあることからすれば，客観的に当該指定商品の原材料に含まれ得るというだけで，ごく僅かの量又はごく例外的に使用される場合であっても，取引者又は需要者の認識に関わらず，すべて常に３号の「原材料」に含まれると解することは相当ではない。しかし，上記の趣旨からすれば，ある材料が，商品の原材料全体のうちごく僅かの量しか含まれていない場合や，複数の部品から構成される商品の一部の部品の原材料としてのみ使用される場合であっても，当該材料が，当該指定商品の品質，性能等の特性に相当程度の影響を与えるものである場合など，原材料として表示することが取引者又は需要者にとって商品の取引上の意義がある場合には，商標に接した取引者又は需要者によって当該指定商品が当該商標の表示する材料を原材料としているであろうと一般に認識されると考えるのが合理的であるから，そのようなものについては，３条１項３号にいう「原材料」に該当すると解するのが相当である。」

 

被告は、「IGZO」関する特許について取りまとめをしており、原告の商標登録を受け、学会やエレクトロニクス業界を中心に関係者から苦情を受けていた。これに対し、「IGZO」は原材料名であり、商標法第26条により使用に問題ない旨説明していたようであるが、使用商標が同条に該当するか否かは訴訟の場で判断されるもので、争いを避けたい者には頭が痛い問題である。そこで、被告（審判においては請求人）は商標登録無効審判の請求をした旨が理由に記載されている。

検索サイトにおいて、被告は、研究者が学会で「IGZO」の言葉を使用する際に原告から申請を求められたことから、活動に支障をきたすとして当該商標登録無効審判の請求に至ったという事情が紹介されているのだが、この通りであったとしたならば、学会における「IGZO」の語の使用について、原告が申請を求めた理由は何だろうか。

この点、「IGZO」は当時登録商標であるので、学会において、「IGZO」の語を使用されるほどに、普通名称化するおそれが出てくる。そうすると、原告の上記行為は普通名称化防止のための対応であったのではないかと考えられる。

 

また、本件の争点として挙げられていないが、原告は、無効審決後に商標権の分割をしていることをもって、無効審決の対象となったのは原商標権であり、執行し得ない処分を特許庁長官に強いることになるので、分割後の各商標権について審判を行わせるべく当然に特許庁に差し戻す旨の判決をすべきであると主張したが、これについて、裁判所は以下のように説示する。

「商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては，指定商品又は指定役務ごとに商標登録の無効審判を請求することができ（法４６条１項），指定商品又は指定役務ごとに請求された無効審判の審決は，指定商品又は指定役務ごとに確定する（法５５条の３ただし書）。また，商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは，商標権は初めから存在しなかったものとみなされるが（法４６条の２第１項本文），同項の適用については，指定商品又は指定役務が二以上の商標登録については，指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ，又は商標権があるものとみなされる（法６９条）。なお，商標権の分割は，その指定商品又は指定役務が二以上あるときは，指定商品又は指定役務ごとにすることができ（法２４条１項），その時期は，無効審判請求又はその取消訴訟の係属中であっても可能である（同条２項参照）。」

このように、審決後の商標権分割については、商標法の規定を一つずつ確認して、原告の主張を退けた。

以上

（弁理士　佐々木　香織）